Jusqu'alors, l'ICANN n'autorisait que 22 extensions de noms de domaine de premier niveau générique comme , le .com, le .org, ou encore le .net.

Ce programme New GTLD lancé par l'ICANN ouvre donc la voie à une infinité de nouveaux vocables d'extensions. Les utilisateurs pourront ainsi demander la création des extensions de leur choix, en relation avec leur marque, leurs secteurs d'activité, leurs services et produits, leur localisation ou encore leur communauté.

Par exemple, les entreprises pourront déposer leur marques, comme .samsung, .microsoft, ou encore .google ; des communautés pourront créer leurs propres extensions comme ou .paris ou .bzh, ou .alsace, les entités gérant des secteurs d'activités pourront demander la création d'extensions génériques telles que .jeux, .voyages, , ou encore .blog.

Ces nouvelles extensions vont donc révolutionner l'industrie du nom de domaine : ce plan de libéralisation des TLD est qualifié d'historique par l'ICANN.

Un processus de délégation long et complexe

Les nouvelles extensions ne seront toutefois attribuées qu'en respectant une procédure stricte, et qu'à la suite d'une phase de candidature obéissant à des conditions et des critères d'éligibilité contraignants, techniques, juridiques, administratifs et financiers.

Ainsi, contrairement à l'enregistrement d'un nom de domaine de second niveau, le processus d'enregistrement d'un nom de domaine de premier niveau est beaucoup plus complexe et entraîne de nombreuses contraintes.

Chaque TLD (nom de domaine de premier niveau ) est géré par un opérateur de registre (Registry Operator), entité chargée de son exploitation et de son fonctionnement technique. C'est par exemple, le cas de la société VeriSign qui gère le .com ou de l'AFNIC qui gère le .fr.

Toute entité souhaitant devenir opérateur de registre doit adresser un dossier de candidature à l'ICANN (une première phase de candidature a déjà eu lieu au cours du premier semestre 2012).

Le processus d'évaluation technique est effectué par l'ICANN sur la base du dossier de candidature. Ce processus vise à déterminer si le candidat est apte à être accrédité opérateur de registre : les capacités techniques et opérationnelles du candidat sont contrôlées.

Celui-ci devra fournir les justificatifs administratifs imposés, subir des tests techniques sur ses infrastructures serveurs et réseaux, présenter les mesures mises en place en matière de sécurité, ou encore satisfaire aux considérations financières exigées par l'ICANN. Le seul coût de la candidature s'élève à 185.000 dollars. Par la suite, il faut compter 25.000 dollars par an et par extension. Ces coûts importants constituent un frein aux enregistrements défensifs qui pourraient tenter les entreprises.

Le candidat ayant réussi le processus d'évaluation obtiendra la pré-délégation, et signera un accord de registre (Registry Agreement) avec l'ICANN, avant de poursuivre jusqu'à la phase finale de délégation du TLD (délégation dans la zone racine du TLD, dont l'ICANN est garante).

Ce contrat avec l'ICANN comporte un ensemble d'obligations très complexes, destinées à garantir le fonctionnement du TLD de façon stable, continue et sécurisée.

Les sociétés souhaitant devenir opérateur de registre mais ne disposant pas des compétences techniques requises peuvent se faire assister par des prestataires de services spécialisés dans ce domaine, tant dans le cadre du processus de candidature auprès de l'ICANN que dans le cadre de la mise en en place et de la gestion administrative et technique de la nouvelle extension qui sera accordée.

Des contrats reportant sur le prestataire l'ensemble des obligations imposées par l'ICANN à l'opérateur de registre pourront être conclus à cet effet.

Le dotbrand : une opportunité pour les propriétaires de marques

Spécifiquement, ce plan de libéralisation des noms de domaines ouvre de nouvelles opportunités aux propriétaires de marques qui y verront la possibilité de consolider leur réputation et d'assurer la promotion de leur entreprise en s'inscrivant dans une politique de marketing innovante.

Déposer un dotbrand constitue également une solution efficace pour lutter contre la cybercriminalité et protéger la propriété intellectuelle. L'entreprise opérateur de registre du .marque sera seule à gérer l'ensemble des noms de second niveau y étant attachés.

Une infinité de nom de domaine de second niveau pourront être déposés sur la base du nom du premier niveau : www.produits.marque, www.actualités.marque, www.recrutement.marque, www.filiale.marque, www.evenements.marque.....

Au même titre, les propriétaires de marques, sans devenir opérateur de registre, pourront profiter des nouvelles extensions en déposant en second niveau leur marque associée à une extension adéquate : www.marque.paris , www.marque.expert , www.marque.internationnal, www.marque.photos .

Les nouveaux risques d'atteintes à la propriété intellectuelle et les procédures mises en place par l'ICANN

De nouveaux risques doivent être envisagés, notamment s'agissant de la gestion des conflits de droits entre les marques similaires pouvant porter à confusion. Il n'est pas exclu que des vocables similaires de marques puisse coexister, de bonne foi : des rivalités de candidatures pourront apparaître.

De même, le coût de la candidature et les contraintes techniques associées peuvent éventuellement décourager les cybersquatteurs, sans toutefois exclure ce type de risques.

L'ICANN a prévu plusieurs actions défensives extrajudiciaires pour tenter de résoudre les conflits, s'agissant tant du premier niveau que du second.

Durant la procédure d'attribution du premier niveau, en cas de dépôt d'une candidature pour un gTLD identique ou similaire à la marque d'un titulaire, l'ICANN a prévu la procédure de l'objection formelle, qui doit être présentée dans les sept mois qui suivent la publication de candidature.

Après la procédure d'attribution, en cas de découverte d'un gTLD similaire ou identique, c'est la procédure de PDDRP (Post Delegation Dispute Resolution Procedure) qui doit être mise en œuvre.

Cette procédure vise à donner la possibilité au titulaire d'une marque de pouvoir exiger qu'un opérateur fasse l'objet de mesures contraignantes lorsque, de mauvaise foi, il tire frauduleusement profit de l'enregistrement de noms de domaine dans son registre (cas type de l'opérateur qui se fait passer pour le titulaire de la marque en question).

S'agissant spécifiquement du second niveau, la création de nouvelles extensions a pour conséquence la multiplication des registres dans chacun desquels la marque ou un vocable similaire à celui d'un titulaire légitime pourraient être enregistré au second niveau.

Le guide de candidature de l'ICANN prévoit donc de nombreuses mesures protectrices visant le 2e niveau des noms de domaine. L'opérateur de registre doit s'engager à mettre en œuvre ces mécanismes de protection des droits (« RPM »).

Parmi ces mécanismes, on peut citer le système de Clearinghouse, qui permet aux titulaires de marques de répertorier leurs marques dans une base de données officielle, qui sera systématiquement consultée durant les phases de lancement des enregistrements dans les registres des nouveaux gTLDs.

Une période de Sunrise doit également être prévue par l'opérateur (minimum 30 jours) lors du lancement de la procédure d'enregistrement. Avant que des enregistrements puissent être acceptés, cette période est réservée aux titulaires de droits afin de leur laisser la possibilité de réserver prioritairement les noms de domaine correspondant à leurs marques (dérogation au principe du 1er arrivé, 1er servi).

La Periode Claim (90 jours minimum) permet également, après le démarrage des enregistrements, d'émettre une alerte via le service de revendication à l'égard du requérant en cas de similitude entre le nom qu'il souhaite enregistrer comme nom de 2ie niveau et une marque enregistrée dans la base de données de la Clearinghouse. Le titulaire de la marque est également averti.

On peut également citer les principes directeurs UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy), élaborés par l'ICANN sur la base des recommandations de l'OMPI, qui s'appliquent aux cas manifestes d'enregistrements et d'usages abusifs ou de mauvaise foi ; mais également, la procédure URS, proche de l'UDRP, mais plus souple et plus rapide car applicable aux situations évidentes d'utilisation abusives de marques.

Des procédures judiciaires toujours possibles

Enfin, au-delà de ces mesures préventives extrajudiciaires, des actions judiciaires peuvent toujours être intentées par des titulaires de marques dont les droits auraient été lésés par la délégation d'un gTLD par l'ICANN ou par l'enregistrement d'un nom de second niveau.

Les titulaires de marques peuvent donc s'opposer à l'usage de leurs marques (similaire ou identique) dans le ou les territoires nationaux où elles font l'objet d'une protection, et dans les limites et les conditions de la loi applicable.

Une telle action judiciaire (marque, concurrence déloyale, parasitisme, dénigrement) pourrait également constituer l'ultime recours si les conditions des procédures précitées mises en place par l'ICANN ne sont pas remplies.

Un défi pour les entreprises

Le programme des nouveaux noms de domaine de premier niveau lancé par l'ICANN constitue un défi immanquable pour les entreprises, qui pourront renforcer la valeur et la protection de leurs actifs immatériels.

Pour les entreprises qui deviendront opérateurs de registre, c'est l'annonce d'une gestion globale, simplifiée et maîtrisée des noms de domaine de second niveau qui seront attachés à leur marque.

Pour celles qui souhaitent profiter des nouvelles extensions en réservant leur marque en second niveau, c'est l'assurance de voir conforter leur présence sur le net, tout en bénéficiant de la notoriété ou encore du gage de qualité associée à la nouvelle extension qu'elles auront décidé de choisir.

Donatienne Blin, avocat au département Informatique & réseaux de Courtois Lebel